Qu’est-ce qu’un actif de propriété intellectuelle ?
Un actif est une ressource qui est contrôlée par une entité (personne ou société) en raison d’événements passés (par exemple, achat ou création) et dont des avantages économiques futurs sont attendus (entrées de trésorerie, réduction de coûts, etc.).
Parmi les actifs, les actifs immatériels sont la propriété non physique d'une entreprise. Traditionnellement, il s'agissait du montant payé pour une entreprise et dépassant la juste valeur de ses actifs nets identifiables.
Parmi les actifs immatériels, les actifs de propriété intellectuelle sont un sous-ensemble d'actifs incorporels et se distinguent des autres actifs incorporels par le fait qu'ils sont créés par la loi. En tant que tels, les actifs de propriété intellectuelle sont juridiquement protégés. Ceux-ci peuvent être identifiés de manière isolée, sont transférables et ont une vie économique.
Les actifs de propriété intellectuelle comprennent :
- les brevets ;
- les dessins et modèles ;
- les marques ;
- les droits d'auteur (code-source sur les logiciels inclus) ;
- les secrets commerciaux ;
- les autres droits de PI (certificat d’obtention végétal, etc.).
Différence entre la valeur juridique et économique
D'un point de vue juridique, un actif de propriété intellectuelle peut être défini en termes de caractéristiques qualitatives (e.g. activité inventive, nouveauté, originalité, etc.). D'un point de vue économique, un actif de propriété intellectuelle peut être défini en termes d'avantage économique lié à l'actif de propriété intellectuelle.
Par exemple, un brevet qui n'a pas contribué à la production ou à la protection d'un revenu voit sa valeur économique impactée, même s'il a une existence légale. On notera par ailleurs que la vie juridique de l’actif de PI est généralement plus longue que sa vie économique.
Définir la valeur de l'actif PI
Qu’est-ce que la valeur d’un actif de propriété industrielle ?
La valeur d'un actif est la valeur des avantages économiques qu'il apportera. Qu'il soit corporel ou incorporel, elle peut être estimée. Dans ce contexte, une “évaluation”, ou “valorisation”, est le processus de détermination ou de mesure fiable de la valeur d'un actif dans des circonstances définies.
La valeur d'un actif de propriété intellectuelle découle essentiellement de sa capacité à exclure des concurrents d'un marché particulier. La force juridique accorde l'exclusivité (ou le droit d'exclure) alors que la force économique est basée sur l'exclusivité d'utilisation, c'est-à-dire la capacité de contrôler l'utilisation de l'actif de propriété intellectuelle.
Pour qu'un actif de propriété intellectuelle ait une valeur quantifiable, il doit générer un avantage économique qui soit mesurable et améliorer la valeur des autres actifs auxquels il est associé.
Différence entre le prix et la valeur
Le prix d'un actif de propriété intellectuelle représente la valeur pécuniaire de l’actif s’il devait faire l’objet d’une cession. Il est généralement défini comme ce qu'un acheteur est prêt à payer, dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance, en fonction de la valeur perçue de l'actif.
La valeur d'un actif de propriété intellectuelle représente les avantages économiques futurs potentiels pour le propriétaire de la propriété intellectuelle ou son licencié autorisé.
Par exemple, pour un brevet acheté, la valeur pour l'acheteur dépasse non seulement le prix payé, mais aussi de nombreux autres coûts qui peuvent être encourus par l'acheteur dans le processus d'achat (temps de négociation, frais d’inscription, etc.).
L’évaluation de la propriété intellectuelle
L'évaluation de la propriété intellectuelle est un processus permettant de déterminer la valeur de l'actif expliquée ci-dessus.
Critères généraux de valorisation de la PI
Pré-requis à l’évaluation financière
Pour pouvoir évaluer un actif de propriété intellectuelle, celui-ci doit être identifiable individuellement et posséder une manifestation tangible de son existence (e.g. un contrat, une licence, un document d'enregistrement, un ensemble de documents procéduraux, enregistrés sur un ensemble d'états financiers, etc.). Il doit avoir été créé à un moment (ou à une période) identifiable, ou à la suite d'un événement identifiable.
Il doit pouvoir être légalement appliqué et légalement transféré. Il doit pouvoir être vendu, sans vendre les autres actifs commerciaux de l'entreprise au même acheteur. Enfin, il doit pouvoir être détruit ou cesser d'exister à un moment identifiable ou à la suite d'un événement identifiable.
Facteurs de valorisation
Voici les principaux facteurs impliqués dans l’évaluation :
- Circonstances (e.g. liquidation forcée ou disposition ordonnée d'actifs) ;
- Objet de l'évaluation ;
- Moment de l'évaluation ;
- Disponibilité et fiabilité des informations pertinentes ;
- Situation juridique ou fiscale particulière ;
- Nature, étendue, territoire, validité des droits ;
- Contrefaçon par des tiers ;
- Liberté d’exploitation.
Focus sur l’évaluation et la valorisation d’un brevet
La valorisation des brevets est un processus complexe qui nécessite une compréhension approfondie de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :
- L'état de la technologie actuelle : La valeur du brevet est généralement plus élevée s'il concerne une technologie innovante avec peu ou pas de concurrents.
- La durée de vie du brevet : Un brevet a une durée de vie limitée. Plus la durée de vie est longue, plus la valeur du brevet est élevée.
- L'applicabilité commerciale : Un brevet qui a une vaste utilité commerciale sera généralement plus précieux.
- L'étendue des revendications : La solidité de la protection juridique d'un brevet est également un facteur clé dans sa valorisation.
Focus sur l’évaluation et la valorisation d’un logiciel
L'évaluation d'un logiciel est basée sur une variété de facteurs, tels que :
- La qualité du code : Un code de haute qualité, bien documenté, facile à maintenir et à mettre à jour, ajoutera du poids à sa valeur.
- L'utilité commerciale : Tout comme un brevet, un logiciel avec une vaste utilité commerciale a une valeur plus élevée.
- La portée de l'utilisateur : Un logiciel qui est largement utilisé et accepté par un large éventail d'utilisateurs aura une plus grande valeur.
- Les barrières à l'entrée : Si le logiciel a été développé dans un domaine avec de fortes barrières à l'entrée, il est probable qu'il ait une valeur plus importante.
Chaque processus de valorisation est complexe et repose souvent sur une combinaison de ces facteurs et d'autres spécifiques au domaine ou à l'industrie. Dans tous les cas, obtenir une évaluation précise et vérifiable est essentiel pour prendre des décisions d'investissement et de stratégie éclairées.
Les raisons de l'évaluation de la propriété intellectuelle
Transactions
- Octroi de licences : Avant de négocier l'octroi de licences, une bonne compréhension de la valeur des actifs de propriété intellectuelle garantit une négociation et une prise de décision plus éclairées. Elle permet d’adapter les termes et conditions de la licence et en particulier de déterminer le taux de redevance pour une exploitation optimale de l'actif de PI.
- Franchise : Le franchiseur et le franchisé ont un intérêt certain à connaître la valeur des actifs de propriété intellectuelle. En effet, il est primordial de définir la valeur des marques, des secrets d’affaires et du savoir-faire transféré.
- Acquisition et cession : Avant de vendre ou d'acheter des actifs de propriété intellectuelle, une technologie propriétaire ou une entreprise, il faut en connaître la valeur pour décider de procéder à la transaction et, le cas échéant, déterminer son prix.
- Fusion et acquisition : Avant d’aborder la fusion-acquisition (ou M&A pour Mergers and Acquisitions), il faut d’abord se demander si l’acquisition du ou des actifs de PI ne suffirait pas à obtenir l’avantage attendu. Et seulement si cela ne suffit pas, nous pourrons envisager un projet M&A. L'évaluation des actifs de propriété intellectuelle de la société-cible permet bien souvent de mettre à jour une valeur améliorant considérablement le prix de vente ou d'achat final. A l’inverse, un acquéreur ne se souciant pas de la validité ou du cycle de vie d’un portefeuille de propriété industrielle s’expose à de forts risques en cas d’expiration ou de nullité des titres assurant le monopole de sa cible sur le marché visé.
- Alliances, joint-ventures et partenariats : Lors de la structuration d’un tel accord, les parties concernées doivent comprendre l’importance de la valeur que les actifs de propriété intellectuelle y apportent. Dans les partenariats, les deux parties profiteront du contrat si elles sont non-seulement conscientes de la contribution technologique des actifs de propriété intellectuelle, mais également de leur valeur monétaire.
Comment définir un taux de redevances de brevets ?
La définition d'un taux de redevances pour un brevet nécessite une analyse attentive du marché et des pratiques courantes dans le domaine spécifique. Il faut évaluer la force et l'unicité du brevet, ainsi que son application commerciale potentielle. L'étude des taux de redevances dans des accords de licence similaires peut fournir une référence précieuse. Attention néanmoins à la problématique du "royalty stacking", un phénomène où l'accumulation des redevances dues pour plusieurs brevets peut conduire à des coûts de licence excessifs. Il faut donc équilibrer toutes ces considérations pour arriver à un taux de redevances équitable et réalisable.
Actions en contrefaçon
- Stratégie de défense des droits : La connaissance de la valeur d'un actif PI influe sur sa stratégie de protection. L'évaluation de la propriété intellectuelle permet à une entité de décider de la meilleure façon de faire cesser un acte de contrefaçon. En effet, elle pourra alors choisir d’exercer ses droits par le biais d'une action en justice (action en contrefaçon), par des mécanismes alternatifs de résolution des litiges (médiation ou arbitrage), ou par la concession d’une licence au contrefacteur légitimant l’exploitation par ce-dernier en contrepartie d’une rémunération.
- Evaluation des dommages-intérêts : En cas de succès des poursuites en contrefaçon, l'évaluation de la propriété intellectuelle joue un rôle important dans le calcul des dommages-intérêts.
Utilisation interne
- Investissement dans la recherche et le développement : La valeur des actifs potentiels de propriété intellectuelle peut être un facteur clé dans la prise de décision quant à l'opportunité d'investir dans un axe de R&D plutôt qu’un autre.
- Gestion interne des actifs de propriété intellectuelle : L'évaluation de la propriété intellectuelle aide à la budgétisation. Par exemple, si une entreprise dépense des sommes importantes en R&D interne mais perd du terrain face à ses concurrents en raison d'une introduction de produits lente ou tardive, elle devra peut-être repenser sa stratégie et ses processus de R&D.
- Financement stratégique : Certaines banques comptent sur les actifs de propriété intellectuelle pour garantir le financement par emprunt. Les investisseurs étudient également activement les stratégies de brevets et les portefeuilles de brevets. Habituellement, ils ne se livrent pas à une évaluation quantitative isolée des actifs de propriété intellectuelle ou de portefeuilles d'actifs de propriété intellectuelle. Les investisseurs préfèrent valoriser l'entreprise dans son ensemble et considérer le rôle de la propriété intellectuelle dans ce processus.
- Relation avec les investisseurs : Dans le cas d'une société cotée, une évaluation de la propriété intellectuelle aide à communiquer la valeur de ses actifs de propriété intellectuelle aux marchés financiers. Elle soutient le cours de ses actions et aide à obtenir des financements auprès des investisseurs. L'évaluation des actifs de propriété intellectuelle est également requise pour les documents d'introduction en bourse.
- Optimisation fiscale : Pour concevoir des moyens d'optimiser la taxe à payer par une entreprise, ses actifs, y compris ses actifs de propriété intellectuelle, doivent être évalués. On retrouvera par exemple le dispositif de l’IP BOX permettant d’obtenir un avantage fiscal spécifique aux revenus d’exploitation d’actifs incorporels.
Autres utilisations
- Faillite et liquidation : En cas de faillite, les actifs de propriété intellectuelle de la société doivent être évalués, à l’instar de ses actifs physiques, pour déterminer comment ils doivent être répartis.
- Assurance des actifs de propriété intellectuelle : Plusieurs grands assureurs ont créé des produits liés à la valeur des actifs de propriété intellectuelle.
Prenez rendez-vous avec l'un des interlocuteurs principaux sur ce sujet pour faire le point sur votre situation.
